Niewiele krajów tak przywołuje obrazy bogactwa, przepychu i intryg, jak Księstwo Monako – miejsce scenerii wielu filmów, pięknych księżniczek, szybkich samochodów i skąpanych w złocie kasyn, w których James Bond gra w baccarat. Międzynarodowa sława Księstwa Monako przyciąga wielu turystów i poszukiwaczy przyjemności. Zapewne renoma tej europejskiej enklawy miała wpływ na to, że rząd Monako podjął działania, by nazwa „Monaco” oraz „Monte-Carlo” stała się marką samą w sobie.

Od 2012 roku Monako chroni więc swoją nazwę jako znak towarowy, dlatego nie jest łatwo używać „Monaco” lub „Monte-Carlo” w nazwie firmy, czy jako nazwę marki produktu. Jednak w wielu krajach, zwłaszcza w Unii Europejskiej, nadal można używać znaku „Monaco” lub „Monte-Carlo” w konkretnych przypadkach.

Spór w sprawie uznania nazwy „Monaco” jako znaku towarowego

Międzynarodową rejestrację słownego znaku towarowego „Monaco” obejmującego terytorium UE Księstwo Monako uzyskało w Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (WIPO) w 2010 roku.

Państwową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Monako o nazwie Monaco Brands (MB) utworzono 6 kwietnia 2012 r. Spółka ta jest właścicielem między innymi znaku towarowego „Monaco” oraz „Monte-Carlo” w imieniu Księstwa Monako. Tym samym spółka ta chroni, promuje oraz nadzoruje wykorzystywanie znaku „Monaco” przez firmy, które podpisały z MB umowę licencyjną na korzystanie z tego zastrzeżonego znaku. Środki pozyskane w ramach umów licencyjnych pozwalają MB bronić swoich licencjobiorców przed fałszowaniem ich marek oraz przeznaczone są do kontrolowania używania swoich znaków towarowych na poziomie krajowym i międzynarodowym.

MB posiada również kilka domen, gdzie zostały użyte znaki „Monaco” i „Monte-Carlo”.

W 2013 r. Urząd Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (OHIM) odmówił jednak rejestracji znaku „Monaco” jako znaku towarowego dla niektórych towarów i usług (np. magnetycznych nośników danych,  druków, fotografii, transportu, organizacji podróży, rozrywki, zajęć sportowych i zakwaterowania tymczasowego). W odniesieniu do art. 7 ust. 1 lit. b) i c) rozporządzenia (WE) nr 207/2009 OHIM oparł swoją odmowę na opisowym charakterze znaku towarowego, bowiem „Monaco” oznacza terytorium o tej samej nazwie, a zatem może być rozumiane w dowolnym z języków urzędowych UE jako oznaczające pochodzenie lub miejsce przeznaczenia danych towarów i usług. OHIM uznał ponadto, że sporny znak towarowy jest wyraźnie pozbawiony charakteru odróżniającego.

MB zakwestionował decyzję OHIM przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) i wniósł o stwierdzenie nieważności tej decyzji. MB twierdził między innymi, że Izba Odwoławcza OHIM nie uzasadniła w wystarczającym stopniu swojej decyzji i, że zakres stosowania prawa Unii nie rozciąga się na terytorium Księstwa Monako.

Wyrokiem w sprawie T-197/13 z dnia 15 stycznia 2015 r., TSUE oddalił skargę MB w całości i w ten sposób potwierdził decyzję OHIM. W szczególności TSUE odrzucił zarzut MB, że zakres stosowania prawa Unii nie rozciąga się na terytorium Księstwa Monako. Przeciwnie, składając wniosek o wyznaczenie UE do międzynarodowej rejestracji spornego znaku towarowego, Księstwo niejako samo objęło się zakresem stosowania prawa Unii. W odniesieniu do rzekomego charakteru odróżniającego znaku towarowego „Monaco”, TSUE ustalił, że stwierdzony opisowy charakter samego znaku towarowego implikuje brak charakteru odróżniającego dla danych towarów lub usług. Zgodnie z wyrokiem TSUE, OHIM poprawnie stwierdził również, że znak „Monaco” może być użyty w obrocie handlowym do oznaczenia pochodzenia, przeznaczenia geograficznegolubmiejsca świadczenia usług, gdyż ten znak towarowy dotyczy odniesienia do towarów i usług o charakterze opisowym.Uznał, że: „Monaco” to nazwa Księstwa […], które pomimo swojej powierzchni ok.2 km² i populacji nie większej niż 40 000 mieszkańców – jest znane na całym świecie, choćby – choć nie tylko – ze względu na swoją słynną książęcą rodzinę oraz organizację Grand Prix Formuły1 i festiwalu cyrkowego. Znaczenie Księstwa Monako jest jeszcze większe w przypadku obywateli Unii, w szczególności ze względu na wspólną granicę Monako z jednym państwem członkowskim, Francją i jego bliskość z innym państwem członkowskim, Włochami oraz stosowanie waluty w tym kraju trzecim wśród 19 z 28 państw członkowskich, euro. Nie ma zatem wątpliwości, że znak „Monaco”, niezależnie od przynależności językowej właściwego kręgu odbiorców, będzie odnosiła się do terytorium geograficznego o tej samej nazwie.”(tłum. aut.)

Rejestracja towaru lub usługi z użyciem znaku towarowego „Monaco” lub „Monte-Carlo”

Jak wspomniano, znak „Monaco” oraz „Monte-Carlo” są chronionymi znakami towarowymi od 6 kwietnia 2012 r. Oczywiste jest, że „Monaco” i „Monte-Carlo” są magnesem dla prestiżowych i luksusowych marek, dlatego też MB oferuje umowy partnerskie i licencyjne na stosowanie tych znaków. Tylko na podstawie zawartej umowy partnerskiej bądź licencyjnej można zarejestrować znak towarowy z użyciem „Monaco” lub też „Monte-Carlo” w Wydziale Własności Intelektualnej Departamentu Rozwoju Gospodarczego Monako. Rejestrując znak w Wydziale Własności Intelektualnej Departamentu Rozwoju Gospodarczego, korzysta się z ochrony krajowej na 10 lat, która może zostać przedłużona na czas nieokreślony. Ochrona ta skutkuje przyznaniem podmiotowi monopolu na eksploatację na rzecz posiadacza znaku, który jest następnie uprawniony do używania go i zabraniania stronom trzecim używania tego znaku.

Studium przypadku

MB przeciwko Rainier Enterprises LLC w sprawie umieszczenia znaku „Monte-Carlo” w marce wódki Monte-Carlo Vodka oraz w domenie montecarlovodka.com (sprawa nr D2013-0099)

16 stycznia 2013 r. rząd Monako oraz MB oficjalnie złożyli skargę do Centrum Arbitrażu i Mediacji WIPO(Centrum) przeciwko używaniu domeny monte-carlovodka.com, która jest nie tylko nazwą domeny, ale marką wódki.

MB nie był zadowolony z umieszczenia jego znaku na wódce, także na logo na butelce, które według MB przypomina herb Księstwa Monako, bez jego zgody. Ponadto wódka ta nie została wyprodukowana w Monako, ale we Francji.

Centrum przyjęło, że MB ma prawa w odniesieniu do znaku „Monte-Carlo” na podstawie znaku towarowego nr 10.27960 zarejestrowanego 14 lipca 2010 r., oraz międzynarodowego znaku towarowego nr 1069076 zarejestrowanego 1 grudnia 2010 r., a sporna nazwa domeny zawiera w całości znak towarowy „Monte-Carlo”, należący do MB. Z wyjątkiem łącznika między „Monte” a „Carlo”, jedyną różnicą między sporną nazwą domeny a znakiem jest włączenie ogólnego terminu „vodka”.

Dlatego też Centrum uznało, że „Monte-Carlo” jest wyróżniającym się i widocznym składnikiem spornej nazwy domeny, a dodanie ogólnego terminu „vodka” jako łącznika nie wpływa na odróżnienie spornej nazwy domeny od znaku towarowego MB. Istotnym jest również to, iż Rainier Enterprises LLC nie był związany z MB żadną umową licencyjną oraz nie był upoważniony przez MB do używania znaku towarowego „Monte-Carlo”.

Centrum wskazało również, że Rainier Enterprises LLC poprzez stronę internetową ze sporną nazwą domeny prowadzi sprzedaż wódki, co wyklucza jakikolwiek argument, że sporna nazwa domeny jest używana w celu uzyskania zgody na korzystanie ze znaku „Monte-Carlo” na cele niekomercyjne lub w zakresie dozwolonego użytku. Ponadto wódka nie jest powiązana z miastem Monte-Carlo ani Księstwem Monako, a faktycznie jest destylowana i butelkowana we Francji. Taka sytuacja wprowadza w błąd konsumenta, bowiem na każdej butelce wódki widnieje duża czcionka „Monte-Carlo”, a także logo podobne do herbu Księstwa Monako.

W związku z tym Centrum WIPO potwierdziło, że Rainier Enterprises LLC wykorzystuje renomę i znajomość znaku towarowego „Monte-Carlo” w celu marketingu i/lub sprzedaży wódki.

W rezultacie MB wygrał sprawę przeciwko Rainier Enterprises LLC produkującej Monte-Carlo Vodka w celu odzyskania nazwy domeny montecarlovodka.com.